По данным Государственной службы статистики, экспорт товаров из Украины в 2021 г. в сравнении с 2020 г. вырос на 38,4%. В 2022 г. из-за блокировки морских и воздушных путей в виду российской военной агрессии, экспорт существенно снизился, но при этом Украина продолжает искать альтернативные пути поставок продукции. Возрождению экспорта поспособствуют и внедренные ЕС меры по либерализации торговли, в частности приостановка действия пошлин для украинских экспортеров. Но помимо тарифов, украинским экспортерам стоит позаботиться еще и об охране интеллектуальной собственности (ИС) за границей.
Почему важно защищать свою ИС за границей?
Во-первых, необходимом защищать свою ИС от нарушений третьими лицами, в частности конкурентами. Например, если вы экспортируете продукцию в Польшу, а местный производитель копирует упаковку Вашего товара.
Во-вторых, крайне важно не нарушать интеллектуальную собственность других правообладателей в стране экспорта. Поскольку во многих, особенное европейских государствах, США, Великобритании система защиты ИС предусматривает куда более суровые меры ответственности, нежели в постсоветских странах. К примеру, вы - украинский дизайнер и экспортируете одежду в США, но обнаруживаете, что в Штатах уже продается бренд с таким названием. Или же вы экспортируете кондитерские изделия в Чехию, но замечаете похожую этикетку на прилавках. Если в таких ситуациях вы решитесь зайти на рынок с похожими названием или этикеткой, вы рискуете оказаться в рядах злостных нарушителей. И повезет, если ситуация разрешится только претензией с требованием о прекращении нарушения (cease-and-desist letter), гораздо хуже, если вам предъявят иск, обвинят в нарушении прав ИС и в недобросовестной конкуренции, а также будут требовать компенсации. В итоге ваш оптимистичный бизнес-план превратится в дорогостоящую судебную тяжбу.
Шаг первый: отвечаем на вопросы
Совет №1: не пренебрегайте вопросами защиты ИС. Прежде чем поставить свои товары или услуги, сделайте «домашнее задание»: продумайте базовую систему охраны ИС в стране экспорта. Чтобы построить такую систему, прежде всего необходимо ответить на три простых вопроса: (1) Что экспортируем? (2) Куда именно? (3) Как долго? Ответы на эти вопросы сформируют базу системы охраны вашей ИС.
Что экспортируем?
От того, что именно планируется экспортировать - зависит, какой объект ИС будет подлежать охране: название (бренд) товара или услуги компании; форма товара (изделия); некое устройство, процесс, жидкость, или результат творческой деятельности. Выяснив, какой именно объект или его часть является результатом творческого труда и требует охраны, необходимо определиться со способом его охраны.
Название и внешний вид (упаковка, этикетка, обертка) могут быть зарегистрированы как торговая марка; упаковка, этикетка, обертка также могут охраняться как зарегистрированный или незарегистрированный промышленный образец (дизайн) или охраняться авторском правом. Устройство или процесс (например, способ производства определенной пищевой продукции, способ автоматизации конкретного процесса) могут охраняться как полезные модели.
Совет № 2: вы можете обеспечить охрану своего товара (услуги) на экспорт зарегистрировав торговую марку, дизайн, полезную модель, изобретение. Даже если эти объекты уже зарегистрированы вами в Украине, они не будут иметь правовой охраны на территории другого государства. Поэтому регистрационный процесс необходимо пройти заново в стране экспорта, либо воспользоваться региональной или международной регистрациями в тех странах, где такая опция доступна. Вы также можете воспользоваться способами охраны, которые не требуют регистрации: авторское право, незарегистрированный промышленный образец, коммерческая тайна и т.д.
Как бизнесу действовать правильно в условиях военного времени? Благодаря LIGA360. Система дополнена новыми разделами и инструментами, в которых собраны изменения законодательства, новости и аналитика, консультации. Находи ответы и следи за изменениями каждый день.
Как можно обеспечить охрану своей ИС за границей?
1) В стране экспорта зарегистрировать торговую марку (ТМ), которая может защищать логотип, название, этикетку и даже звук. Если же экспорт осуществляется в несколько стран, целесообразно провести международную регистрацию по Мадридской системе, которая действует, условно, по принципу «единого окна» и позволяет зарегистрировать ТМ в разных странах, подав одну заявку. Если же экспорт планируется в несколько стран, которые являются членами ЕС, лучше зарегистрировать так называемую «Community trademark» - торговую марку, которая регистрируется по одной заявке, но получает правовую охрану во всех странах ЕС.
2) Если ваш товар имеет оригинальный внешний вид или конструкцию, его можно зарегистрировать как промышленный образец (дизайн изделия), или получить правовую охрану на незарегистрированный промышленный образец. Регистрацию можно получить на дизайн упаковки, этикетку, запчасти, посуду, освещение, мебель, очки, освещение и даже интерфейс мобильного приложения и др.
Как и торговая марка, промышленный образец, который был создан и зарегистрирован в Украине, не будет иметь правовой охраны за границей. Поэтому нужно либо зарегистрировать дизайн в стране экспорта, либо провести международную регистрацию по системе Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, подав одну заявку на регистрацию в нескольких странах и оплатив общий сбор в швейцарских франках. В ЕС также можно зарегистрировать «Community design» и автоматически получить охрану сразу во всех странах ЕС, подав одно заявление и заплатив один сбор.
Зарегистрированные в стране экспорта ТМ и/или промышленный образец не только закрепят за вами право первенства на использование определенного объекта ИС, например названия или формы, но и позволят запрещать другим, особенно конкурентам, использовать аналогичные или похожие объекты в своей деятельности.
3) Вы также можете охранять свою ИС авторским правом на основании Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, участниками которой являются большинство цивилизованных государств мира. По условиям Конвенции, правовой охране на территории государств-членов, даже без регистрации, подлежат книги, музыкальные произведения, кинематографические произведения, рисунки, фотографии и т. д. Авторское право на произведение возникает автоматически по факту создания, не требует обязательной регистрации, а в некоторых государствах и вовсе отсутствует реестр объектов авторского права (например, в Великобритании).
Однако если законодательством страны экспорта все же предусмотрена возможность регистрации авторского права, то лучше ей воспользоваться. Наличие правоустанавливающего документа о регистрации будет служить подтверждением ваших прав в случае возникновения спора. А сам процесс регистрации, как правило, занимает несколько месяцев и является относительно недорогим. Например, в США авторское право на созданное произведение возникает автоматически по факту его создания и не требует регистрации. Однако, для обращения в суд за защитой такого авторского права, его все же нужно зарегистрировать.
По общему правилу регистрацию авторского права может совершить автор, то есть физическое лицо. Но экспорт - это ведь о бизнесе и компаниях? Чтобы компании зарегистрировать имущественные права на произведение в стране экспорта, ей необходимо, по сути, зарегистрировать договор о передаче прав с автором. Например, вы хотите зарегистрировать авторское право на изображение упаковки, следовательно Вам нужно с автором изображения (дизайнером) подписать договор о передаче всех имущественных прав на рисунок и подать такой договор на регистрацию в стране экспорта. Но учитывайте, что, во-первых, в разных странах требования к документам, необходимым для регистрации, могут отличаться, а во-вторых, не во всех странах вы сможете зарегистрировать авторское право на юрлицо нерезидента. Например, опция регистрации на нерезидента будет недоступна в Азербайджане.
4) Вы можете охранять свою ИС в качестве коммерческой тайны. Но учитывайте, что в разных странах объем правовой охраны и условия ее предоставления для коммерческой тайны являются разными. Следовательно, для определения объема правовой охраны и возможных способов защиты коммерческой тайны в стране экспорта, следует ознакомиться с местным законодательством.
5) Также Вы можете получить патент на изобретение или полезную модель, если созданные продукт, устройство или процесс являются новыми и патентоспособными. Львиную долю патентом в мире получают в медицине и фармацевтике. При этом, если вы создали абсолютно новый способ усовершенствования определенного процесса, который существенно будет выделять Ваш продукт на конкурентном рынке, целесообразно позаботится о получении патента на такой процесс. Например, новый способ приготовления гипсового раствора в строительстве. Однако учитывайте, что патентирование означает полное раскрытие информации о процессе. Поэтому, если Вы намерены сохранить его в секрете, лучше охранять изобретение как коммерческую тайну.
Совет № 3: преимущественно при экспорте компания сосредоточена на защите внешнего вида изделия (trade dress). При этом не существует единого способа охраны, который одновременно охранял бы и название, и логотип, и упаковку, и форму, и способ производства. Поэтому целесообразно соединять несколько способов защиты: например, торговая марка и дизайн; или торговая марка и патент на изобретение. Таких комбинаций в системе охраны ИС может быть множество, и чтобы выбрать свою, необходимо чётко понимать как цель такой охраны, так и соответствие правовым критериям (требованиям) ее предоставления в стране экспорта. В данном вопросе без помощи специалиста в сфере ИС не обойтись.
Куда экспортируем?
В каждой отдельной стране свои законодательные требования и критерии для регистрации того или иного объекта интеллектуальной собственности. Например, вы не сможете зарегистрировать как полезную модель определенную научную теорию или математический метод, компьютерную программу, внешний вид продуктом, направленный на удовлетворение исключительно эстетических потребностей. Но при этом сможете охранять внешний вид продукта зарегистрированной торговой маркой или промышленным образцом, авторским правом.
Когда есть четкое понимание, в какую страну будем экспортировать, есть и понимание к законодательству какой страны нужно обращаться при построении системы защиты ИС в этой стране.
На какой период?
Необходимость регистрации интеллектуальной собственности за границей зависит от того, как долго вы планируете экспортировать товар в перспективе. Во-первых, все объекты ИС имеют свой жизненный цикл, который необходимо поддерживать и продлять за счет оплаты пошлин. Во-вторых, регистрация ИС заграницей - процедура не из дешевых. В-третьих, сам процесс регистрации является длительным. Так что, если вы планируете экспортировать товар только полгода, или даже год под торговой маркой, которую намерены зарегистрировать в стране экспорта - делать это вовсе нерационально. Процесс регистрации ТМ даже по ускоренной процедуре будет длиться около 8 месяцев и будет стоить недешево, если мы говорим об европейских странах или США. Кроме того, в США, прежде чем зарегистрировать ТМ, необходимо подтвердить свою деятельность на рынке Штатов. Впрочем, в большинстве юрисдикций такое требование не является условием регистрации.
Совет № 4: если вы собираетесь только исследовать иностранный рынок, или же просто не планируете на долго там оставаться (как минимум несколько лет), не стоит тратить время и ресурсы на те способы правовой охраны, которые требуют регистрации. Лучше рассмотреть альтернативные варианты защиты, которые предлагает законодательство страны экспорта и выбрать оптимальный способ или их комбинацию: например, охранять в качестве незарегистрированного промышленного образца или авторского права.
Шаг второй: переходим от теории к практике
Когда сформировано понимание, что подлежит охране, в какой стране и на протяжении какого периода, следует переходить от теории к пошаговому плану реализации. С чего же начать?
1) В первую очередь убедитесь, что вашему продукту может быть предоставлена правовая охрана в стране экспорта. К примеру, стоит убедиться, что ваша ТМ, логотип не противоречат принципам морали, традициям, религии и т.д.
2) Проверьте, отсутствует ли в стране экспорта аналогичный или похожий бренд. Это можно сделать через предварительный поиск при помощи специалистов в сфере ИС по базах зарегистрированных и незарегистрированных торговых марок, и поданных на регистрацию заявок относительно тех групп товаров или услуг, которые вы планируете экспортировать.
Иногда такой поиск выдает тысячи результатов. И если хотя бы одно название или логотип похожи с вашими на столько, что можно ввести потребителей в заблуждение, это уже должно служить тревожным сигналом. В таком случае лучше подумать над другим названием или логотипом и провести новый поиск. Часто случается, что в Украине товар продается под одним брендом, а за границей - под другим именно потому, что такое название уже «занято».
3) Даже если вы не намерены регистрировать торговую марку в стране экспорта, провести такой поиск необходимо, чтобы определить, не использует ли кто-то еще такое обозначение, и не нарушать права его собственников.
4) Если вы не регистрируете торговую марку или дизайн, зафиксируйте документально период, когда начали поставлять и реализовывать товар с таким обозначением на территории иностранного государства. Это необходимо на случай возникновения спора, чтобы вы смогли подтвердить, что начали использовать обозначение раньше, и на него распространяется право преждепользования.
5) Помните об опциях правовой охраны, которые не требуют регистрации. Скажем, пока вы проводите предварительным поиск, чтобы зарегистрировать этикетку или логотип как торговую марку, оформите передачу авторских прав на рисунок такой этикетки, и у вас на руках будет документ, подтверждающий наличие имущественных прав на нее. Кроме того, во многих странах существует такая категория объектов ИС, как незарегистрированный промышленный образец. Его цикл жизнедеятельности является гораздо более коротким, нежели у зарегистрированного (в среднем три года). Но если у вас нет долгосрочных планов на страну, можно обезопасить свою ИС таким способом.
Совет №5: даже определившись, что и каким способом вы будете охранять в стране экспорта, не торопитесь с регистрацией или началом поставок товаров/услуг. Сначала убедитесь, что на иностранном рынке нет похожего бизнеса с аналогичным или похожим названием, логотипом, упаковкой, стилистикой, и прочее: проведите предварительный поиск по базах зарегистрированных торговых марок и дизайнов.
И напоследок. Если вы таки зарегистрировали ТМ или дизайн, не забывайте оплачивать взносы за поддержание действия этих объектов и периодически проверяйте в реестрах их статус. Если на протяжении определенного периода времени ТМ в стране экспорта не используется, ее регистрацию может быть прекращено в специальном порядке.
Дарья Ганзиенко, старший юрист, адвокат ЮФ INTEGRITES
Мгновенно анализируй нововведения законодательства, влияющие на бизнес. LIGA360:Руководитель содержит важные законопроекты и разъяснения относительно ожидаемых изменений. Результаты поиска представлены в визуальной форме для быстрого получения важных документов и просмотра их связей. Закажите решение LIGA360:Руководитель прямо сегодня
