За даними Державної служби статистики, експорт товарів з України у 2021 р. в порівнянні з 2020 р. виріс на 38,4%. У 2022 р. через блокування морських та авіашляхів через військову агресію росії експорт суттєво знизився, але Україна продовжує шукати альтернативні шляхи постачання продукції. Відродженню експорту сприятимуть запроваджені ЄС заходи з лібералізації торгівлі, зокрема, призупинення дії мит для українських експортерів. Та окрім тарифів, українським експортерам варто подбати ще й про охорону інтелектуальної власності (ІВ) закордоном.
Чому захищати свою ІВ за кордоном важливо?
По-перше, варто захищати свою ІВ від порушень з боку третіх осіб, наприклад, якщо ви експортуєте продукцію до Польщі, а місцевий виробник копіює упаковку вашого товару.
По-друге, вкрай важливо не порушувати інтелектуальну власність третіх осіб у країні експорту. Адже в багатьох, особливо європейських державах, США, Великобританії система захисту ІВ передбачає суворіші міри відповідальності, ніж у країнах пострадянського простору. Скажімо, ви - український дизайнер, що експортує одяг у США, але раптом виявляється, що у Штатах вже є бренд одягу з такою назвою. Або ви експортуєте кондитерські вироби в Чехію, але на прилавках помічаєте схожу етикетку. В таких ситуаціях, якщо наважитись зайти на ринок зі схожою назвою чи етикеткою, то є ризик опинитись в рядах злісних порушників. І пощастить, якщо справа завершиться лише претензією з вимогою про припинення порушення (cease-and-desist letter). Куди гірше, якщо вам пред'являть позов, звинуватять у порушенні ІВ та недобросовісній конкуренції, а ще й вимагатимуть компенсації. Зрештою оптимістичний бізнес-план перетвориться на затратну судову тяганину.
Крок перший: відповідаємо на запитання
Порада № 1: не нехтуйте захистом ІВ. Перш ніж постачати свої товари чи послуги, зробіть «домашню роботу»: продумайте базову систему охорони ІВ в країні експорту. Щоб її побудувати, потрібно дати відповідь на три прості запитання: (1) Що експортуємо? (2) Куди саме? (3) Як довго? Відповіді сформують базу системи охорони ІВ вашої компанії.
Що експортуєте?
Від того, що саме планується експортувати, залежить, який об'єкт ІВ підлягатиме охороні: назва (бренд) товару, послуги компанії; форма товару (виробу); певний пристрій, процес, речовина, або результат творчої діяльності. З'ясувавши, який саме об'єкт чи його частина є результатом творчої праці й потребує охорони, необхідно визначитися зі способом його охорони.
Назва та вигляд (упаковка, етикетка, обгортка) можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Упаковка, етикетка та обгортка також можуть охоронятись як зареєстрований або незареєстрований промисловий зразок (дизайн) чи авторським правом. Пристрій чи процес (наприклад, спосіб виробництва певної харчової продукції, спосіб автоматизації конкретного процесу) можуть охоронятись як корисні моделі.
Порада № 2: ви можете забезпечити охорону свого товару (послуги) для його експорту, зареєструвавши торговельну марку, промисловий зразок, корисну модель, винахід. Навіть якщо ці об'єкти вже зареєстровані вами в Україні, вони не матимуть правової охорони на території іншої держави. Тож необхідно заново пройти реєстраційний процес у країні експорту або отримати міжнародну чи регіональну реєстрацію там, де це можливо. Ви також можете скористатись способами захисту, які не потребують реєстрації - авторське право, незареєстрований промисловий зразок, комерційна таємниця тощо.
Як бізнесу діяти правильно в умовах воєнного часу? Завдяки LIGA360. Система доповнена новими розділами й інструментами, де зібрані зміни законодавства, новини й аналітика, консультації. Знаходь відповіді та слідкуй за змінами щодня.
Як можна забезпечити охорону своєї ІВ за кордоном?
1) В країні експорту зареєструвати торговельну марку (ТМ), яка може захищати логотип, назву, етикетку і навіть звук. Якщо експорт відбувається до декількох країн, доцільно буде здійснити міжнародну реєстрацію за Мадридською системою, яка умовно діє за принципом «єдиного вікна» та дозволяє зареєструвати ТМ в кількох країнах, подавши одну заявку. Якщо ж плануєте експорт до ЄС, доцільно зареєструвати так звану «Community trademark» - торговельну марку, яка реєструється за однією заявкою та надає правову охорону у всіх кранах ЄС.
2) Якщо товар має оригінальний зовнішній вигляд чи конструкцію, його можна зареєструвати як промисловий зразок (дизайн виробу) або отримати правову охорону на незареєстрований промисловий зразок. Реєстрацію можна отримати на дизайн упаковки, етикетку, запчастини, посуд, інтерфейс мобільного застосунку, меблі, окуляри, освітлення, тощо.
Як і торговельна марка, промисловий зразок, що був створений та зареєстрований в Україні, не матиме правової охорони за кордоном. Тож необхідно або здійснити реєстрацію такого зразка в країні експорту, або провести міжнародну реєстрацію за Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків, подавши одну заявку на реєстрацію в кількох країнах та сплативши один загальний збір у швейцарських франках. В Європейському союзі можна також зареєструвати «Community design» і автоматично отримати охорону одразу в у всіх державах ЄС, подавши одну заявку та сплативши єдиний збір.
Зареєстровані ТМ та/або промисловий зразок у країні експорту не тільки зафіксують за вами право першості на використання певного об'єкту, наприклад, назви чи форми, але й дозволять забороняти іншим особам, особливо конкурентам, використовувати аналогічні чи схожі об'єкти у своїй діяльності.
3) Ви також можете охороняти свою інтелектуальну власність як авторське право на підставі Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, членами якої є більшість цивілізованих держав світу. За умовами цієї конвенції правовій охороні на території держав-членів конвенції, навіть без реєстрації, підлягають книги, музичні твори, кінематографічні твори, малюнки, фотографії, твори прикладного мистецтва тощо. Авторське право на твір виникає автоматично за фактом створення, не вимагає обов'язкової реєстрації, а в деяких державах взагалі немає реєстру об'єктів авторських прав (Великобританія, наприклад).
Але якщо законодавством країни експорту передбачена можливість реєстрації авторського права, то краще нею скористатись, адже наявність правовстановлюючого документа про реєстрацію буде документальним підтвердженням ваших прав у разі виникнення спору. А сам процес реєстрації, як правило, займає кілька місяців та є недорогим. Наприклад, у США реєстрація авторського права не є обов'язковою, але щоб звернутись до суду за захистом порушеного авторського права, його таки потрібно зареєструвати.
За загальним правилом, реєстрацію авторського права може здійснити автор, тобто фізична особа. Але експорт - це про бізнес і юридичних осіб. Тож щоб компанії зареєструвати свої авторські права в країні експорту, необхідно реєструвати договір про передачу прав з автором. Наприклад, ви хочете зареєструвати авторське право на зображення упаковки вашого товару, тож потрібно підписати з автором малюнку (дизайнером) договір про передачу всіх майнових прав та подати такий договір на реєстрацію в країні експорту. Але враховуйте, що по-перше, в різних державах вимоги щодо комплекту документів на реєстрацію АП можуть відрізнятись, по-друге, не у всіх державах ви зможете зареєструвати авторське право на юридичну особу-нерезидента. Наприклад, така опція буде недоступна в Азербайджані.
4) Ви можете охороняти свою ІВ як комерційну таємницю. Але враховуйте, що в різних країнах обсяг правової охорони та умови її надання для комерційної таємниці є різними. Аби визначити обсяг правової охорони та можливі способи захистити комерційну таємницю в державі експорту, варто ознайомитися з місцевим законодавством.
5) Отримати патент на винахід чи корисну модель, якщо створені вами продукт, пристрій чи процес є новими та патентоздатними. Левову частку патентів у світі отримують в медицині та фармацевтиці. Проте, якщо ви створили цілком новий спосіб вдосконалення певного процесу, який суттєво вирізнятиме ваш товар на конкурентному ринку, доцільно отримати патент на такий процес (наприклад, певний спосіб приготування гіпсового розчину в будівництві). Проте враховуйте, що патентування означає повне розкриття інформації про процес. Тож якщо ви хочете залишити його в секреті, найкраще охороняти ваш винахід як комерційну таємницю.
Порада № 3: здебільшого при експорті компанія зосереджена на захисті зовнішнього вигляду виробу (trade dress). Проте не існує єдиного способу, який би охороняв одразу й назву, й логотип, і упаковку, і форму, і спосіб приготування. Тож доцільно поєднувати кілька способів захисту: наприклад, торговельна марка і дизайн; або торговельна марка і патент на винахід. Таких комбінацій в системі охорони ІВ може бути багато, і щоб обрати свою, потрібно чітко розуміти мету такої охорони і відповідність правовим критеріям (вимогам) її надання у державі експорту. У цьому питанні без порад спеціаліста у сфері ІВ не обійтися.
Куди експортуємо?
У кожній країні свої законодавчі вимоги та критерії для реєстрації того чи іншого об'єкту інтелектуальної власності. Наприклад, ви не зможете зареєструвати як корисну модель певну наукову теорію чи математичний метод; комп'ютерну програму, зовнішній вигляд продуктів, спрямований на задоволення виключно естетичних потреб. Але Ви зможете охороняти зовнішній вигляд продукту зареєстрованою торговельною маркою, або промисловим зразком, або ж авторським правом.
Тож коли є чітке розуміння, в яку країну будемо експортувати, з'явиться й чітке розуміння того, до законодавства якої держави варто апелювати при побудові системи захисту ІВ в цій країні.
На який період?
Необхідність реєстрації інтелектуальної власності за кордоном залежить від того, як довго ви плануєте експортувати товар в перспективі. По-перше, всі зареєстровані об'єкти ІВ мають свій життєвий цикл, який необхідно подовжувати за рахунок сплати відповідних мит. По-друге, реєстрація ІВ в іншій країні завжди коштує немало. По-третє, процедура реєстрації є довготривалою. Тож якщо ви плануєте експортувати товар лише півроку чи рік під торговельною маркою, яку бажаєте зареєструвати в країні експорту, робити це зовсім не раціонально. Процес реєстрації ТМ навіть за прискореною процедурою буде тривати не менш ніж 8 місяців і коштуватиме чималих грошей, якщо йдеться про європейські країни або США. Окрім того, в США до реєстрації ТМ необхідно підтвердити свою діяльність на тамтешньому ринку. Проте в більшості юрисдикцій така вимога не є умовою реєстрації.
Тож порада № 4: якщо ви лише намагаєтесь дослідити іноземний ринок або не плануєте залишатись в ньому надовго (як мінімум кілька років), не варто витрачати час та кошти на ті способи правової охорони, які потребують реєстрації. Краще розглянути альтернативні варіанти захисту, які пропонує законодавство відповідної держави, та обрати оптимальний спосіб або їх комбінацію: наприклад, охороняти як незареєстрований промисловий зразок чи авторське право.
Крок другий: переходимо від теорії до практики
Коли є чітке розуміння, що слід охороняти, в якій державі та як довго, варто переходити від теорії до покрокового плану реалізації. З чого почати?
1) Перш за все переконайтесь, що вашому продукту може бути надана правова охорона в державі експорту. До прикладу, варто пересвідчитися, що ваша ТМ, логотип тощо не суперечить принципам моралі, традиціям, релігії чи звичаям країни, в якій планується реєстрація.
2) Пересвідчіться, що в країні експорту відсутній аналогічний або схожий бренд. Це можна зробити через попередній пошук із залученням фахівців у сфері ІВ по базах зареєстрованих та незареєстрованих торговельних марок, і поданих на реєстрацію заявок щодо тих груп товарів чи послуг, які ви плануєте експортувати. Інколи такий пошук за назвою чи логотипом видає тисячі результатів. І якщо хоча б одна назва чи логотип є схожими з Вашим настільки, що можуть ввести в оману споживачів, це вже має бути тривожним сигналом. У такому разі краще подумати над іншою назвою чи логотипом і провести новий пошук. Доволі часто трапляється, що в Україні товар продається під одним брендом, а за кордоном - під іншим саме тому, що така назва вже «зайнята».
3) Навіть якщо у вас немає на меті реєструвати торговельну марку в державі експорту, провести такий пошук необхідно, аби визначити, чи не використовується вже кимось таке позначення, та не порушувати права його власників.
4) Якщо ви не реєструєте торговельну марку чи дизайн, зафіксуйте документально період, коли ви почали постачати і реалізовувати товар під відповідним позначенням на території іноземної держави. Це потрібно для того, щоб у разі виникнення спору, ви змогли довести, що почали використовувати це позначення першим, і на нього розповсюджується право попереднього користування.
5) Пам'ятайте про опції правової охорони, які не потребують реєстрації. Скажімо, поки ви проводите попередній пошук, щоб зареєструвати етикетку чи логотип як ТМ, оформіть передачу авторських прав на малюнок такої етикетки, і у вас на руках вже фактично буде документ, який підтверджуватиме наявність у вас майнових прав на неї. Окрім того, в багатьох державах існує таке поняття, як незареєстрований промисловий зразок. Його цикл життєдіяльності є значно коротшим за звичайний (в середньому три роки). Але якщо у вас немає аж надто довгострокових планів на країну, то можна убезпечити себе таким чином.
Порада №5: навіть визначившись з тим, що і в який спосіб ви будете охороняти в країні експорту, не поспішайте з реєстрацією або початком постачання товарів чи послуг. Спершу переконайтесь, що на іноземному ринку немає схожого бізнесу з аналогічною чи подібною назвою, логотипом, упаковкою, стилістикою, тощо: проведіть попередній пошук по базах зареєстрованих торговельних марок та дизайнів.
І наостанок. Якщо ви все ж зареєстрували ТМ чи дизайн, не забувайте сплачувати внески за підтримання чинності цих об'єктів та періодично перевіряйте у реєстрі їхній статус. Якщо протягом певного часу ТМ у державі експорту не використовується, її реєстрацію може бути припинено.
Дар'я Ганзієнко, старший юрист, адвокат, ЮФ INTEGRITES
Миттєво аналізуй нововведення законодавства, що впливають на бізнес. LIGA360:Керівник містить важливі законопроєкти й роз?яснення щодо очікуваних змін. Результати пошуку представлені у візуальній формі, щоб швидко отримати найважливіші документи та переглянути їх зв'язки. Замовте рішення LIGA360:Керівник прямо сьогодні.
