Ліцензійний договір, як інструмент управління виключними правами у власному бізнесі

Певні рішення, які мають відношення до відповідного виду бізнесу, можуть бути захищені на користь третіх осіб. У такій ситуації доцільно вивчити можливість ліцензування або придбання таких прав.

Якщо, з іншого боку, ваш бізнес розробив рішення, які не використовуються, залежно від конкретної стратегії, можна отримати від них додатковий дохід, шляхом ліцензування або продажу ексклюзивних прав на них.

В даному матеріалі розглянемо суть ліцензійного договору, як ключового інструменту у процесі управління об'єктами інтелектуальної власності.

Ліцензійний договір є одним із видів авторських договорів. В українському законодавстві визначення ліцензійного договору знайшло своє відображення в Цивільному Кодексі України (надалі - ЦК України), як договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов'язується вносити плату за використання об'єкта, якщо інше не встановлено договором.

Отже, об'єктом ліцензійного договору є дозвіл на використання творчості, який є відносним суб'єктивним правом (ліцензією).

Ліцензійний договір створює безліч переваг для його сторін, серед яких можна виділити наступні:

• Прибутковість: Передача прав на використання інтелектуальної власності іншим суб'єктам дозволяє генерувати додатковий дохід та збільшувати прибуток.

• Захист власності: ліцензійні договори визначають правила використання інтелектуальної власності, що допомагає уникнути незаконного її використання та збереження її цінності.

• Масштабування бізнесу: ліцензії розширюють коло осіб та компаній, які мають доступ до інтелектуальної власності, що створює нові можливості для співпраці та зростання бізнесу.

На відміну від договору про передання прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України), ліцензіар після видачі ліцензії зберігає весь комплекс належних йому прав на результат творчості, але обмежується у механізмі їх реалізації. Залежно від таких обмежень законодавство України передбачає існування трьох видів ліцензій:

• виключної;

• невиключної;

• одиничної.

Окрім того, ст. 1108 ЦК України визначає також примусову та відкриту ліцензії.

Укладення ліцензійних договорів, як і укладення інших подібних договорів, підпорядковується принципу свободи договору, тобто сторони договору вільні самі формувати положення договору в межах закону.

Оскільки переважна більшість ліцензійних договорів укладається у формі виключної ліцензії, тому більш детально зосередитися саме на цьому виді ліцензійного договору.

Виключна ліцензія більш вигідна саме для ліцензіата, оскільки надає йому можливість для використання об'єкта ліцензії з найбільшою для себе вигодою, оскільки вона видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Виключна ліцензія передбачає максимальне обмеження прав ліцензіара. По суті, він втрачає можливість самостійно чи опосередковано використовувати об'єкт інтелектуальної власності у межах, визначених ліцензією.

Проте за межами сфери дії ліцензії ліцензіар вправі використовувати об'єкт для себе чи надавати ліцензії на його використання іншим особам. Тому доцільно включити в договір виключної ліцензії положення, згідно з яким ліцензіар зобов'язується не використовувати об'єкт у межах сфери дії ліцензії. У випадку виключної ліцензії ліцензіат також має право пред'являти позови про порушення майнових прав автора (щодо сфери, на яку надано ліцензію). Слід також підкреслити, що договір виключної ліцензії повинен бути укладений у письмовій формі під загрозою його нікчемності.

Крім того, сторони повинні точно визначити, до яких сфер використання і в якому обсязі застосовується ліцензія. Сфери використання - це поняття, що позначає різні способи використання твору. Вони повинні бути перераховані, формулювання має бути однозначним і чітко вказувати на передбачені договором способи використання твору.

За відсутності такої вказівки, вважається, що майнові права на використання та способи використання об'єкта є такими, що не надані ліцензіату. Тобто, лише безпосередньо зазначені у тексті договору права та способи використання об'єкта інтелектуальної власності надаються ліцензіату.

У ліцензійному договорі має бути визначений розмір плати за надану ліцензію. За вибором сторін у договорі встановлюється один із наступних форм оплати:

• Паушальний платіж - фіксована сума, що виплачується ліцензіатом по закінченню відповідного календарного періоду.

• Роялті - періодичні платежі, розмір яких визначається, як правило, у відсотковому відношенню до прибутку ліцензіата, пов'язаного з використанням об'єкту інтелектуальної власності.

• Комбінація паушальних платежів та роялті.

При цьому, в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору сторони можуть домовитися про змінні ставки (наприклад, якщо винагорода залежить від результатів продажів, відсоткова ставка буде вищою у разі перевищення певної кількості проданих примірників).

Наведений вище перелік елементів ліцензійного договору не є вичерпним. Однак це саме ті елементи, які повинні бути в договорі або, принаймні, про які слід пам'ятати на етапі його створення. Ці елементи необхідні для того, щоб комплексно захистити інтереси обох сторін правовідносин у разі можливих порушень. Чим краще прописані положення, тим більше шансів уникнути непотрібних конфліктів у майбутньому.

Слід зазначити, що ліцензійний договір не обов'язково має бути окремим договором. Дуже часто ліцензійні умови є частиною інших договорів, наприклад, договорів підряду, надання послуг тощо. Прикладом може бути договір на створення комп'ютерної програми, який, окрім зобов'язання автора створити програму, може також зобов'язувати автора надати ліцензію на неї.